De l’appréciation de la contrefaçon et du juge compétent

La lecture d’un jugement du TGI de Lille en date du 24 juillet 2009 (RG 09/03671), aimablement confié à mes soins par un avocat de mes connaissance, Me Thomas Deschryver, dont je recommande les talents à Lille et ailleurs, corrélée à celle d’un billet d’humeur de Cyril Nourissat, cet excellent collègue lyonnais (C. Nourissat, Les juges lyonnais sont-ils bêtes ? Procédures, févr. 2010, alerte n°6), rédigé à propos de la centralisation du contentieux du droit des brevets et de l’appel du contentieux du droit de la concurrence, me conduisent à travers une appréciation de la question de la contrefaçon de marque, à m’interroger sur le problème, très actuels, de la spécialisation des juridictions en la matière, à travers l’examen, un peu minutieux sans doute, de ce jugement.

Ce jugement tranche une question posée en termes de contrefaçon de marque.

1. – Les choses sont élégamment posées par l’article L. 716-1 du CPI : « L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ».

Et, en effet sont interdits « sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée » (CPI, art. L. 713-2) mais encore « s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » (CPI, art. L. 713-3).

Tout ceci est dit de manière martiale, comme il sied à des faits constitutifs ’infraction pénale, mais qui sont très souvent simplement assortis de dommages et intérêts et d’une injonction de cesser le fait constitutif de contrefaçon. Ajoutons que cette notion de contrefaçon de marque est le résultat de la loi du 4 janvier 1991, réformée depuis, qui a élargi la notion, alors que celle-ci était autrefois considérée comme la stricte reproduction du signe.

2. – Une chose, cependant, est de poser les jalons de la punition de l’infraction, autre chose est de la mettre en œuvre. Seules quelques juridictions choisies disposent de la faculté de traiter cette question, dont le Tribunal de grande instance de Lille.

Au passage, les choses ont un peu changé fin 2009. L’article D. 211-6-1 du Code de commerce connaît une annexe qui figure dans les annexes du Code de l’organisation judiciaire qui détermine les juridictions compétentes en matière de marque ou de droit d’auteur. Il s’agit des seuls TGI de bordeaux, Lille, Lyon Marseille, Nanterre, Paris, Nancy, Rennes et Fort-de-France. Il en est de même en droit de la concurrence, avec des juridictions territorialement différentes, y compris pour l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce (donc chaque fois qu’est, par exemple, invoqué la question de la rupture brutale de relations commerciales établies), avec cette spécificité que l’appel est présenté devant la Cour d’appel de Paris. Mieux, en matière de brevet, les avocats, juges et universitaires de province sont définitivement trop nuls, et tout le contentieux, de première instance et d’appel est transféré à Paris… (comp. C. Nourissat, Les juges lyonnais sont-ils bêtes ? Procédures, févr. 2010, alerte n°6).

Trop bêtes, certainement pas, les juges et conseillers de Lyon et encore moins ses universitaires, réputés pour leur qualité, précisément dans le domaine de la propriété industrielle avec le très beau Centre Paul Roubier (Lyon III) et, ce, pas davantage que les juges des autres grandes juridictions de province.

Mais enfin, certaines précautions judiciaires pourraient être prises, pour éviter des décisions qui pourraient prêter à une critique sévère, comme le jugement du 24 juillet 2009 du TGI de Lille. Voilà les faits, et la solution.

3. – Une société, la société JAMA, spécialisée dans l’aide à l’orientation de la jeunesse dépose une marque, WEO, acronyme renvoyant à la formule « Week-end d’orientation », début novembre 2008. Elle dépose un nom de domaine, we.orientation.fr et elle observe que le journal La Voix du Nord, ce grand quotidien de Lille, envisage de promouvoir une télévision régionale à travers une société, la Société de Télévition Multilocale du Nord-pas de Calais (la STM).

Cette chaîne est nommée WEO et la STM a obtenu, fin novembre 2008, plusieurs marques utilisant le sigle WEO dont une revendication dans la même classe (35 et 41) et s’est réservé le nom de domaine weo.fr.

Je rappelle au lecteur néophyte que lorsqu’on dépose une marque, on le fait pour une classe déterminée de produits ou de services, en application d’un principe essentiel, le principe de spécialité des marques. Il y en a ainsi 45 selon un système harmonisé mondialement (Arrangement de Nice). En l’espèce, la classe 35 entame la catégorie des marques de service (35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ; 38 : télécommunications, 41 : Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles, 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels).

Cette première société engage alors une action en contrefaçon contre la STM, promoteur de la seconde marque WEO devant le TGI de Lille.

4. – L’affaire paraît ainsi assez banale : sur le fondement de l’article 713-3 du Code de la propriété Intellectuelle, qu’il est bon de rappeler ici : «  est interdit, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

« S’il peut en résulter une confusion ». Tout est là. Lorsqu’on est en présence d’une marque simple, l’appréciation est très facile, peu importe le risque de confusion, peu importe la bonne ou mauvaise foi, la comparaison s’effectue par observation des éléments intrinsèques.

Face à une marque complexe, les choses deviennent plus compliquées. La contrefaçon s’apprécie en effet par les ressemblances entre deux signes distinctifs, et point par ses différences, c’est-à-dire que la contrefaçon sanctionne l’utilisation d’une marque pour identifier des produits ou des services identiques ou similaires, cette identité ou cette similarité s’appréciant au regard de la clientèle qui pourrait considérer qu’ils ont la même origine, mais également au regard du principe de spécialité, sauf l’hypothèse des marques notoires, sans intérêt ici.

A première vue, les deux services n’ont rien de similaire ou identique ; l’un s’adresse à la jeunesse, dans un but d’orientation scolaire et professionnel, et l’autre investit le champ des médias, de la télévision, des télécommunications.

5. – Et pourtant, le tribunal de grande instance de Lille, dans son jugement du 24 juillet 2009 a décidé que la société STM a bien commis un acte de contrefaçon et ordonne l’annulation des marques déposées par celle-ci.

Pour quelles raison s? Parce que les demandes de dépôt présentent des similitudes. Ainsi le tribunal reproduit les tableaux de demande, et l’on lit que dans la classe 35, le tribunal observe que des éléments communs de revendication apparaissent : publicité, diffusion de matériel publicitaire, etc. mais également que des similitudes apparaissent entre des classes différentes, par exemple en classe 16 pour la société Jama (photographies, machines à écrire, clichés, journaux) et en classe 38, classe des télécommunications (agence de presse, agence d’information, expédition et transmission de dépêches), dans lesquels le TGI voit des similitudes. On reste sans voix.

« Certes, poursuit le TGI, la société JAMA Orientation s’adresse aux lycéens. Cependant, il ne peut être contesté que le projet de celle-ci est consacré à la fois à l’orientation scolaire mais aussi à l’orientation professionnelle. Les demandeurs s’adressent par conséquent à un public composé de personnes plus avancées dans leur vie professionnelle et par conséquent plus âgés, qui souhaitent se réorienter. Dès lors, la clientèle visée par la société STM, qui est selon elle composée des personnes résidant dans le Nord pas de Calais entre 25 et 49 ans peut être touchée par la marque WEO de la société JAMA Orientation ». Et donc, « le risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public ne peut être écarté ».

Bien. Un petit test internet. En tapant WEO sur google, nous est présenté WEO, la chaîne de télévision. Il faut demander « Week-end d’orientation » pour tomber sur le premier WEO. Sans doute les couleurs utilisées sont vaguement ressemblante, mais il faut être aveugle pour ne pas voir les différences, la chaîne WEO est clairement une chaîne ch’timi, tandis que le site WEO cherche, au contraire à valoriser son implantation nationale (il faut aller chercher une plaquette pour observer que WEO est implanté à Lille et Paris), pour vendre des week-ends d’orientation, comme son l’indique. Quant au contenu, cela n’a donc tout simplement rien à voir.

Mais le TGI ne s’en tient pas là : « s’agissant des marques figuratives WEO Television, WEO et WEO la TELE Nord PAS DE CALAIS, elles présentent des ressemblances visuelles, phonétiques avec la marque première. En effet l’élément d’attaque des trois marques est l’élément WEO. Celui-ci a un caractère dominant par rapport aux termes TELEVISON et la TELE Nord PAS DE CALAIS. De plus, ces termes sont descriptifs en ce qu’ils désignent l’activité de la société STP ce qui est parfaitement compris par le consommateur ».

Et donc, continuant sa démonstration, le TGI annule les marques de la société STM (plus 15 000 euros de dommages et intérêts).

Distinctivité, dit le TGI, se référant à l’article L. 711-2 CPI. C’est en effet l’une des conditions de validité d’une marque : une marque qui s’intitulerait « Fraises de Plougastel » est une marque descriptive.

Ce à quoi fait ici allusion le TGI, si je lis bien, c’est l’hypothèse d’une marque complexe, WEO, par exemple, qui serait contrefaite par une autre marque dont l’élément WEO serait associé à d’autres termes, WEO TELEVISION, WEO la TELE Nord PAS DE CALAIS. Par exemple la marque « Azur inter assurances » contrefait la marque « Azur » (Cass. com. 27 juin 1995, PIBD, 1995, 595.III.426). En revanche, si la marque a perdu son individualité, elle n’est pas une contrefaçon. Ainsi, « Eau de Roche » ne contrefait pas « Roche » (Cass. com. 2 déc. 1974, Bull. civ. IV, n°310).

Mais la marque première n’est pas la marque WEO, toute simple, mais la marque WEO WEK-END D’ORIENTATION. En ce cas, le critère retenu par la jurisprudence est celui consistant à déterminer si la marque WEO TELEVISION ou WEO la TELE Nord PAS DE CALAIS sont des marques dans lesquels le terme litigieux « WEO » aurait ou non été noyé dans un ensemble, et que c’est cet ensemble qui aurait présenté un effet attractif, point l’élément commun WEO (comp. E. Baud et S. Colombet, les juges du fond et l’appréciation des marques constituant un tout indivisible, D. aff. 1998, p. 1765.).

Or, il ne s’agit donc pas de savoir si les marques WEO TELEVISION ou WEO la TELE Nord PAS DE CALAIS contrefont la marque, non déposée, WEO, mais si elles contrefont la marque WEO WEK-END D’ORIENTATION.

Si l’on demande à un observateur (ou à google), quel est l’élément qui présente l’effet le plus attractif dans WEO la TELE Nord PAS DE CALAIS, entre  « WEO », « la télé », ou « Nord-Pas de Calais » ou bien l’ensemble ? Il me semble qu’il n’y a aucun doute, c’est bien l’ensemble et peu importe la façon dont les éléments sont assemblés entre eux sur la présentation de la chaîne sur son site, alors même que le juge considère qu’il importe d’observer que les termes « week-end d’orientation » sont écrits en très petits caractères. Si l’on cherche enfin à savoir, si WEO WEK-END D’ORIENTATION est contrefait par WEO TELEVISION ou WEO la TELE Nord PAS DE CALAIS, il me semble que la réponse est dans la question : non.

Et ce, d’autant plus, autre problème non vu par le TGI, que pour pouvoir prétendre demander l’annulation d’une marque que l’on pense contrefaisante, encore convient-il que sa propre marque soit valable ; or c’est la marque WEEK END D’ORIENTATION tout entière qui est descriptive et donc annulable !

Résumons : alors qu’une marque WEO WEEK-END D’ORIENTATION est déposée dans les classes 16, 35, 41 et 42, qu’elle présente un caractère descriptif qui aurait pu être relevé conduisant à son annulation, il en résulte qu’une marque qui emprunte l’élément WEO de cette marque, alors même que l’ensemble déposé présente un caractère attractif dans on ensemble qui la rend distincte de cet élément commun, il en résulterait l’annulation de cette marque dans les classes 35 et 41 mais également dans les classes 9 et 38, contrairement au principe de spécialité, alors même que celles-ci n’étaient pas revendiquées par le premier… Rappelons cette règle d’airain, la contrefaçon cesse aux frontières de la spécialité de la marque.

Il y a pire scandale, bien entendu, et cette décision n’en est pas un. Tout est affaire d’appréciation. Mais si l’enjeu est celui de la cohérence et de la qualité de la jurisprudence… Je ne sais s’il a été interjeté appel de cette décision, mais cela me semble très souhaitable, ne serait-ce que pour redonner un peu de cachet juridique à cette excellente place qu’est Lille, et éviter que le droit des marques, à l’instar du droit des brevets, ne se parisianise totalement et définitivement.

D. Mainguy